Los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas registradas ante la OEPM
A partir del pasado 14 de enero de 2023, los procedimientos para solicitar la nulidad y la caducidad de una marca española, un nombre comercial o una marca internacional registrada pueden ser presentados directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), quedando así, los juzgados de lo mercantil para dirimir las demandas sobre cuestiones relativas a procedimientos de infracción de marca y contenciosos administrativos.
Esta novedad legislativa viene de la mano del Real Decreto-ley 23/2018, por el que se transpone la Directiva 2015/2436. Ahora las solicitudes sobre la nulidad o la caducidad de una marca serán resueltas por la OEPM en lugar de tener que recurrir a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de las audiencias provinciales.
Este hecho es sumamente importante ya que será la Oficina Nacional que concedió la marca la que asume las competencias para dirimir sobre la actuación de mala fe, falta de uso, etc… del titular del registro pudiendo declarar su nulidad o caducidad, es decir, declarando inválida la concesión del registro con la consecuente pérdida de derechos exclusivos del mismo.
LA NULIDAD DE MARCA
Conforme a lo estipulado en la Ley de marcas observamos que hay dos tipos de nulidad, la absoluta y la relativa que analizaremos a continuación:
La nulidad absoluta de marca
El registro de una marca se podrá declarar nulo por causas de nulidad absolutas cuando:
- Esté incurso en una prohibición absoluta de la Ley de Marcas 17/2001, cuando recae en los siguientes supuestos:
- Los signos que carezcan de carácter distintivo.
- Los signos que sea contrarios a la Ley, al orden público o las costumbres.
- Los que puedan inducir a error al consumidor, por su naturaleza, su calidad o su origen.
- Los excluidos para su registro según la legislación nacional, comunitaria o acuerdos internacionales.
- Los que incluyan signos oficiales especialmente protegidos, banderas, escudos, emblemas, etc…
- Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional.
- Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
En los casos de nulidad absoluta se podrá presentar en cualquier momento por aquellos que se consideren perjudicados, al verse afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo.
La nulidad relativa de marca
En cuanto a las causas de la nulidad relativa son cuando se reproducen algunos de los siguientes supuestos:
- La marca registrada sea idéntica o similar a una marca anteriormente solicitada o registrada y la marca posterior se hubiera registrado para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes, existiendo entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.
- La marca registrada sea idéntica o semejante a una marca anterior renombrada.
- La marca se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.
- Exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada.
- El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- Cualquier signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- Signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derechos de autor otro derecho de propiedad industrial.
- El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica siempre que exista un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional.
Respecto a la nulidad relativa el plazo para solicitarla será de 5 años desde que el titular del signo anterior afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca posterior.
En ambos tipos de nulidad si la causa de nulidad solamente correspondiese a una parte de los productos o servicios, su declaración solo se extenderá a estos aspectos.
LA CADUCIDAD DE MARCA
A través de un procedimiento de caducidad de marca y previa petición de un interesado, la OEPM podrá declarar la caducidad de un registro de marca que, con posterioridad al registro, pueda estar incurso en las causas de caducidad que recoge la Ley de Marcas. Se trata de evitar que aquellos signos que ya no cumplen con las condiciones para permanecer en el Registro continúen inscritos.
¿Quién y cuando se puede solicitar la caducidad?
Una solicitud de caducidad se podrá presentar en cualquier momento ya que no tiene plazo de prescripción y con esta acción se trata de evitar que sigan en el Registro marcas no usadas, vulgarizadas o engañosas. Una acción de caducidad contra una marca registrada podrá presentarla cualquier persona física o jurídica que se consideren perjudicados, al verse afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo en base a los siguientes supuestos:
- Cuando la marca lleve más de cinco años registrada y no haya sido objeto de un uso efectivo.
- Cuando la marca se haya convertido en el comercio en la designación usual de un producto o de un servicio, más conocido como vulgarización de marca.
- Cuando la marca pueda inducir a error al consumidor especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, debido al uso que se ha realizado de la marca.
No obstante, en el caso de la caducidad por falta de uso, es necesario que haya transcurrido el plazo de cinco años desde el registro firme de la marca, puesto que antes de ese plazo no se le puede exigir al titular de la marca registrada que acredite su uso.
Cuando se declara la caducidad de una marca, se considera que la misma no ha tenido efectos desde la fecha de la solicitud de caducidad.
Duración de los procesos de Nulidad y Caducidad de marca
El plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver los procedimientos son:
- 24 meses para los procedimientos de nulidad.
- 20 meses para los procedimientos de caducidad.
Computándose desde la fecha de recepción de la solicitud de nulidad o caducidad por la OEPM.
Recomendamos encarecidamente realizar una revisión del portfolio de signos distintivos para valorar las debilidades y fortalezas y preparar la prueba de uso de aquellas marcas que ya llevan más de 5 años registradas mediante la certificación fehaciente de existencia encriptada de archivos y su custodia.
Desde IGLOBAX, analizamos personalizadamente cada caso para ofrecer a nuestros clientes la mejor estrategia para la defensa de sus Marcas e intereses.
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