En un mercado globalizado donde cada día empresas de todos los sectores amplían sus relaciones internacionales y buscan la correcta protección de sus intereses allá donde vayan,  salvaguardar la Propiedad Intelectual e Industrial de la misma se convierte en una necesidad para garantizar todo lo que implica un registro de marca.

Para el registro de marca en EE.UU., realizar una investigación previa de la viabilidad de la Marca es condición sine qua non. Al mismo tiempo procederemos a enmarcarla en las clases que le correspondan según los productos y servicios de  la clasificación Niza.

En caso de coincidencia con marcas anteriores registradas en Estados Unidos es importante comprobar su situación actual ya que puedira estar caducada, denegada, etc…y en caso de estar vigente analizar la clasificaicón de productos/servicios registrados ya que pudieran no coincidir con los de la nuestra marca.

Una vez comprobado el paso anterior y establecida una óptima estrategia de protección  nos dirigiremos ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO), teniendo que realizar un desembolso al igual que en España por las tasas correspondientes. Dependiendo de si la empresa es una microempresa, mediana o gran empresa  puede beneficiarse de descuentos en las tasas. Tras la presentación de la solicitud recibiremos documentación acreditativa teniendo un margen de concesión  de entre 8 meses y un año dependiendo de las eventualidades que puedan surgir.

Un aspecto que nos gustaría remarcar es que a diferencia de la OEPM que NO rechazará nuevas solicitudes de marca porque existan otras marcas anteriores similares o idénticas, siendo  el titular de la marca anterior el que debe presentar una oposición, la USPTO SÍ que rechazará de oficio nuevas solicitudes por similitud con marcas anteriores otorgando un plazo para presentar alegaciones en defensa de la marca rechazada.

A la hora de presentar una solicitud de marca en USA existen tres vías de registro basándose en el uso de la Marca:

  1. Use in commerce: debemos estar usando la Marca en los Estados Unidos y presentar una declaración jurada indicando dicho uso en  el comercio siendo la fecha en la que las mercancías o servicios fueron comercializadas por primera vez. A su vez debemos presentar pruebas gráficas de uso para cada clase que se registre.
  2. Intent to use: Si aún no hemos usado la Marca, pero tenemos intención de hacerlo en el futuro es este el procedimiento que llevaremos a cabo. A diferencia del anterior una vez finalizado el trámite de registro presentaremos la declaración y pruebas de uso (previo pago de las tasas correspondientes) valiéndonos de fotografías de nuestros productos o cualquier documento que acredite el uso de la Marca en los Estados Unidos teniendo un plazo de 6 meses desde que recibamos la notificación de concesión (NOA notice of allowance). Si todavía no ha utilizado la marca en los Estados Unidos podremos presentar una solicitud de extensión de tiempo para presentar la declaración de uso más adelante, de lo contrario, la solicitud se declarará abandonada lo que  supondrá que el proceso de solicitud ha finalizado y no se registrará la marca.
  3. Marca anterior registrada: mediante esta vía no es necesario aportar ninguna declaración ni pruebas de uso. El requisito indispensable es aportar el certificado de registro de la Marca anterior en la que se basa nuestra solicitud debidamente traducido al inglés.

Una vez presentada la solicitud, la Marca deberá pasar un examen de forma y fondo procediéndose a la publicación de la misma en el (Official Gazette, OG) para que terceras partes puedan presentar oposiciones.

La USPTO emitirá un certificado de NOA (Notice of Allowance)  alrededor de 8 semanas después de la publicación,  este indica que la marca ha sido permitida, más no ha sido todavía registrada debiendo cumplir con algún requisito en función de la vía elegida en el momento de la solicitud.

Debemos tener en cuenta tras la concesión definitiva de la marca, entre el año 5º y 6º será obligatorio presentar otra Declaración de Uso para que continúe la Marca con los efectos propios del registro. Dicha declaración debe volver a presentarse en torno al año 9º y 10º junto con la renovación de la Marca en EE.UU. Este hecho es bastante característico de la legislación Norteamericana ya que en Europa una vez obtenida la concesión de la Marca sólo nos preocuparemos de su renovación en el 10º aniversario.

Desde IGLOBAX asesoramos a nuestros clientes ante las posibles alternativas a seguir en el proceso de registro de marca en USA.  Esperamos haber solucionado algunas dudas sobre este procedimiento, no obstante si  desean información más personalizada no duden en contactar con nosotros a través de nuestro email info@iglobax.es, dejando un comentario en este blog  o bien haciendo clic en el enlace de abajo que les llevará a nuestra web.